Rechtbank 's-Hertogenbosch 1 augustus 2012, LJN BX3380 (Nexpak Holdings LLC tegen Technicolor Polska SP. Z.O.O.)

Internationaal bevoegdheidsincident. Algemene voorwaarden via internet bij niet digitaal tot stand gekomen overeenkomst.

Nexpak B.V., een Nederlandse dochtermaatschappij van Nexpak Holdings, heeft voor faillissement al haar toekomstige vorderingen verpand aan Nexpak Holdings, zo ook de vordering op Technicolor Polska. Nexpak Holdings heeft haar stil pandrecht openbaar gemaakt aan Technicolor Polska en haar tot betaling aangesproken. Technicolor Polska weigert echter te betalen nu Nexpak B.V. failliet verklaard is.

De rechtbank oordeelt met betrekking tot het feit of de wederpartij op passende wijze van de algemene voorwaarden heeft kunnen kennis nemen door een verwijzing op een orderbevestiging naar een website waar de algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd of gedownload, afhangt van een aantal omstandigheden. Met name de wijze van totstandkoming van de overeenkomst. Indien de overeenkomst niet digitaal tot stand is gekomen, mag de gebruiker van algemene voorwaarden er niet zonder meer vanuit gaan dat de wederpartij op eenvoudige wijze toegang heeft tot het internet en de website van de gebruiker. De Nederlandse rechter komt geen rechtsmacht tot op grond van artikel 5 lid 1 sub a EEX-Vo. Vast staat dat de door Technicolor Polska van Nexpak B.V. gekochte goederen zijn geleverd in Polen.

De rechtbank verklaart zich onbevoegd van de vordering in de hoofdzaak kennis te nemen. In de hoofdzaak veroordeelt zij Nexpak Holdings in de proceskosten.

Verwijzing naar website 3.10. De rechtbank deelt het oordeel van het BGH dat uit het systeem van het Weens Koopverdrag volgt dat de wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden de mogelijkheid moet hebben op passende wijze van de algemene voorwaarden kennis te nemen en dat het aan de gebruiker van de algemene voorwaarden is om de algemene voorwaarden aan de wederpartij toe te zenden of anderszins toegankelijk te maken. Aan dit vereiste is niet voldaan met de mededeling op orderbevestigingen dat de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en dat deze op verzoek zullen worden toegezonden. Of de wederpartij op passende wijze van de algemene voorwaarden heeft kunnen kennis nemen door een verwijzing op een orderbevestiging naar een website waar de algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd of gedownload, hangt naar het oordeel van de rechtbank af van een aantal omstandigheden, waaronder met name de wijze van totstandkoming van de overeenkomst (schriftelijk, digitaal of anderszins). Indien de overeenkomst niet digitaal is tot stand gekomen, mag de gebruiker van algemene voorwaarden er niet zonder meer van uitgaan dat de wederpartij op eenvoudige wijze toegang heeft tot het internet en tot de website van de gebruiker, te minder indien de wederpartij is gevestigd in een land waarin internetgebruik nog minder gangbaar is. De wederpartij mag verwachten dat de algemene voorwaarden op de website van de gebruiker in een voor hem begrijpelijke taal, te weten zijn eigen taal of de taal waarin partijen met elkaar hebben gecorrespondeerd, duidelijk en zonder omwegen worden aangeboden.

Bevoegdheid rechtbank 3.12. De Nederlandse rechter komt, anders dan Nexpak Holdings stelt, evenmin rechtsmacht toe op grond van artikel 5 lid 1 sub a EEX-Vo. Nog afgezien van het feit dat in de wellicht van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Technicolor Polska een forumkeuze beding is opgenomen waarbij de Franse rechter als exclusief bevoegde rechter is aangewezen, geldt dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 EEX-Vo in geval van koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken de plaats waar de zaken volgens de overeenkomst werden of hadden moeten worden geleverd, wordt beschouwd als de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Als onweersproken staat vast dat de door Technicolor Polska van Nexpak B.V. gekochte goederen zijn geleverd in Polen.

3.13. Gelet op het hiervoor overwogene zal de rechtbank zich onbevoegd verklaren om kennis te nemen van het geschil in de hoofdzaak. Nexpak Holdings zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in het incident.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Niet te snel verwijzen naar algemene voorwaarden op Internet bij toepasselijkheid Weens Koopverdrag)
Nederlands Juridisch Dagblad (Weens Koopverdrag. Volstaat verwijzing op orderbevestigingen naar algemene voorwaarden op website?)

De OPTA heeft tijdens een rondetafelbijeenkomst over de nieuwe cookiewetgeving op 29 juni 2012 nadere uitleg gegeven over de nieuwe cookiewetgeving.

Het verslag van de samen met DDMA en IAB georganiseerde rondetafelbijeenkomst bevat onder andere een uitleg van de OPTA over de informatie- en toestemmingsverplichtingen die op grond van de nieuwe regels gelden. 'Vage verwijzingen naar privacy statements' zijn volgens de OPTA niet voldoende om aan de informatieverplichting te voldoen. Hetzelfde geldt voor 'implied consent' als middel om toestemming voor het plaatsen van een cookie te verkrijgen. De website bezoeker dient een bepaalde handeling te verrichten om zijn toestemming kenbaar te maken. Deze handeling moet door de site-eigenaar opgeslagen worden om later als bewijs te kunnen dienen.

Ook de standpunten van de branche over de gebruiks(on)vriendelijkheid van de cookiewetgeving en de Do Not Track (DNT) mogelijkheden worden in het verslag beschreven. DNT zou een universele oplossing kunnen bieden om te voldoende aan de cookiewetgeving. Totdat de browsers volgens de DNT standaard zijn aangepast, moeten de site-eigenaren echter wel aan de wet voldoen.

Om op uniforme wijze aan de informatieverplichting te kunnen voldoen, heeft de branche een aantal voorstellen gedaan. De branche werkt aan gelijkluidende en ogende meldingen op websites, en een campagne om burgers te informeren over de werking van cookies en de nieuwe cookieregels.

Lees het verslag van de OPTA hier.

Met dank aan Annemarie Bloemen, Houthoff Buruma.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 2 augustus 2012, zaaknr. 422922/KG ZA 12-711 (Forax B.V. tegen Diplomatic Card S&D SA)

Software. DCC maakt deel uit van een groep van ondernemingen die zich bezighoudt met de ontwikkeling en verhandeling van een systeem van ‘post paid’ tankkaarten voor het quotum belasting- en accijnsvrij tanken. Op 14 juli 2010 hebben oud-medewerkers van DCC de domeinnaam forax.eu geregistreerd en de vennootschap naar Belgisch recht Forax N.V. opgericht. DCC heeft conservatoir beslag gelegd onder Forax en derden, ter beoordeling van de mate waarin Forax gebruik maakt van het functioneel en technisch ontwerp van de software die DCC gebruikt in het kader van haar tankkaart-project.

De rechtbank stelt vast dat software een inbreukmakende bewerking van specificaties kan zijn. Het betoog van Forax dat zij pas op 9 januari 2012 is opgericht en dus niet betrokken kan zijn geweest bij de gestelde ontlening, moet worden gepasseerd. De rechtbank stelt vast dat DCC auteursrechthebbende was op het moment dat Forax na haar oprichting begon met het gebruik van de Forax-software. Wie gelijk heeft ten aanzien van auteursrechtelijke bescherming van de software, hangt volgens de rechtbank af van de wijze waarop de functionaliteit van de software is uitgewerkt in de specificaties.

De rechtbank wijst de vorderingen in conventie af en beveelt Forax in reconventie inzage te verlenen in materiaal. De proceskosten worden in reconventie gecompenseerd.

Bewerking software
4.4. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of de Forax-software is ontleend aan de broncode of objectcode van de software die DCC gebruikt, zoals Forax onder verwijzing naar onder meer een rapport van haar deskundige Keijser (productie 5 van Forax) en een verklaring van haar softwareontwikkelaar Lusso (productie 6 van Forax), heeft bestreden. Ook als de software niet is ontleend aan die broncode en objectcode laat dat onverlet dat de Forax-software mogelijk wel een bewerking is van de DCC-specificaties. DCC baseert haar betoog juist met name op het gebruik van die specificaties. Om diezelfde reden heeft ook het feit dat DCC heeft nagelaten om in de beslagrekesten melding te maken van het rapport van Keijser, waarover zij al beschikte op het moment van indienen van de rekesten, niet tot gevolg dat het beslag moet worden opgeheven. Weliswaar is de voorzieningenrechter met Forax van oordeel dat DCC dat rapport mede gelet op artikel 21 Rv had moeten melden, maar omdat het beslag in dit geval op andere feitelijke grondslagen kan worden gehandhaafd dan de grondslag die in het rapport is onderzocht, gaat het naar het oordeel van de voorzieningenrechter te ver om het beslag op te heffen vanwege dat verzuim.

Auteursrechtelijk beschermd werk
4.7. Forax heeft betoogd dat de DCC-specificaties slechts de functionaliteit van het computerprogramma weergeven en daarom, mede gelet op het arrest van het Hof van Justitie in de zaak SAS Institute - WPL (HvJ EU 2 mei 2012, C-406/10, LJN BW6074), niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Daartegenover heeft DCC aangevoerd dat specificaties bij uitstek kwalificeren alss voorbereidend materiaal dat op grond van artikel 10 lid 1 sub 12 Aw en artikel 1 lid 1 van richtlijn 2009/24/EG uitdrukkelijk wel voorwerp van auteursrechtelijke bescherming is. Wie op dit punt gelijk heeft, zal naar voorlopig oordeel mede afhangen van de wijze waarop de functionaliteit van de software is uitgewerkt in de DCC-specificaties. Dat kan niet worden vastgesteld in dit geding, alleen al omdat geen van partijen de DCC-specificaties heeft overgelegd, hoewel niet in geschil is dat beide partijen daarover beschikken.

Toepassing Usedsoft-zaak in verfmengsoftware: te kort door de bocht?

Bijdrage van Menno Weij, SOLV.

Zie ook IT 825.

Het Europees Hof van Justitie (EHJ) heeft recent een uitspraak gedaan over de verkoop van tweedehands software. Het betreft de zogenaamde Usedsoft-zaak. De Usedsoft-zaak ligt genuanceerd. Het is dus nog niet zo simpel om de Usedsoft-leer in de praktijk toe te passen. De voorzieningenrechter in Almelo heeft dat recent wel gedaan, in een geschil rondom verfmengsoftware. En zoals de titel van deze blog al aangeeft, vraag ik mij af of de voorzieningenrechter niet te kort door de bocht gaat. Ok, het is een kort geding, maar toch.

De vraag die in de Usedsoft-zaak van het Europees Hof centraal staat is of er sprake is ‘uitputting’ bij tweedehands software. Kort gezegd betekent uitputting dat de leverancier de verdere verhandeling van een kopie van de software niet meer kan tegengaan. Belangrijke voorwaarde bij software is wel dat de oorspronkelijk verkrijger, de kopie na wederverkoop onbruikbaar of ongedaan maakt.

Laat ik eerst een de nuances aanbrengen op de Usedsoft-uitspraak, en dan behandel ik daarna de zaak van de voorzieningenrechter te Almelo.

Nuances Usedsoft-zaak

Allereerst is van belang dat de uitspraak enkel ziet op software die op dragers is verspreid of die via het internet gedownload is. Het EHJ wijst in de Usedsoft-zaak continu op het feit dat de klant een kopie van de software rechtstreeks op zijn computer downloadt via de website van de leverancier. Anders gezegd: geen kopie, geen Usedsoft.

Ten tweede is van belang dat voor uitputting sprake moet zijn van een ‘eigendomsoverdracht’ van de kopie. Volgens het EHJ is algemeen aanvaard dat sprake is van eigendomsoverdracht, wanneer een persoon tegen betaling van een prijs zijn eigendomsrechten op een zaak aan een ander overdraagt via een contract. Toegepast op de Usedsoft-zaak, zijn dan de volgende omstandigheden van belang: (i) het gaat om standaardsoftware, (ii) die wordt gedownload of op een drager verstrekt, (iii) tegen betaling van een prijs (de economische waarde van die kopie), en (iv) het gebruiksrecht is in tijd onbeperkt (“perpetual license”). Overigens is teleurstellend dat het Hof zwijgt over de wettelijke uitzondering met betrekking tot huur. De uitputting gaat niet op indien software wordt verhuurd. Het is dus jammer dat het Hof deze zaak niet aangrijpt om aan te geven wanneer er dan wel sprake is van huur. Wordt vervolgd, is mijn verwachting.

Ten derde is van belang dat softwarelicenties niet kunnen worden gesplitst. Het Europees Hof beklemtoont dat wanneer de door de eerste verkrijger verkregen licentie geldt voor een aantal gebruikers dat groter is dan zijn behoeften, de uitputtingsregel die eerste verkrijger níet het recht verleent die licentie te splitsen. Ratio: die eerste verkrijger moet namelijk zijn eigen kopie op het moment van wederverkoop daarvan onbruikbaar maken. In een splitsing situatie zal de klant de op zijn server geïnstalleerde kopie van het computerprogramma echter blijven gebruiken en deze dus niet onbruikbaar maken, aldus het Hof.

En ten vierde is de vraag van onderhoud en support van belang. In de Usedsoft-zaak had de leverancier aangevoerd dat er géén sprake is van uitputting als er ook onderhoud en support wordt verricht. Immers, zo is de redenering, er wordt dan een nieuwe kopie (een update) van de software verstrekt. In zijn algemeenheid gaat het EHJ daarin mee: “[de uitputting] geldt niet voor serviceovereenkomsten, zoals overeenkomsten voor software updates, die van een dergelijke verkoop kunnen worden gescheiden en die –in voorkomend geval voor bepaalde tijd– bij gelegenheid van die verkoop zijn gesloten”. Maar bij Usedsoft-zaak beargumenteert het Hof vervolgens dat de updates onderdeel zijn geworden van de aanvankelijke kopie, en de uitputting dus weer wel opgaat. Dat komt mij overigens enigszins gekunsteld over, maar goed.

En dan heb ik het nog niet gehad over de volgende vraagstukken bij de Usedsoft-zaak: (i) vragen rondom het contractuele kader tussen eerste verkrijger en de leverancier, (ii) het uitputtingsregime onder het gewone auteursrecht op het GUI ("look&feel") deel van de software. Ik ga hier nu verder niet op in, maar voorspel op deze punten nog de nodige discussie.

De Vermengsoftware zaak.

De feiten in deze zaak zijn beperkt. Datacolor heeft software ontwikkeld voor PPG om verfmengmachines aan te sturen en de gewenste kleur verf en kwaliteit te vervaardigen. De Voordeelmarkt is verkoper van verf en aanverwante artikelen met meerdere vestigingen. Populus is een verfgroothandel met meerdere vestigingen. De Voordeelmarkt en Populus hebben verfmengmachines met de verfmengsoftware en updates gekocht van sublicentienemers van PPG. Datacolor en PPG vorderen nu een verbod dat Voordeelmarkt en Populus geen inbreuk meer maken op de auteursrechten op die vermengsoftware en op updates. Volgens De Voordeelmarkt en Populus is sprake van de uitputtingsregel, mede onder verwijzing naar het UsedSoft-arrest (HvJ EG 3 juli 2012, C-128/11).

Het oordeel van de voorzieningenrechter is als volgt: PPG en Datacolor hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de eigendom van de software en updates niet is overgedragen. Ook het vaststellen van een licentieovereenkomst tussen PPG en haar afnemers zou bij een dergelijke verkoopsituatie geen ander oordeel meer met zich meebrengen blijkens de zeer recente uitspraak in de UsedSoft-zaak van het Hof (HvJ EG, 3 juli 2012, C-128/11). Van een inbreuk op het auteursrecht op PPG Software of Updates is dan geen sprake meer. Dat de software om niet ter beschikking zou zijn gesteld door PPG aan de door haar geselecteerde afnemers, brengt geen ander oordeel met zich, maar illustreert enkel de handelswijze van PPG in haar branche. Daar komt nog bij dat De Voordeelmarkt en Populus hebben betwist dat hun systemen na zes maanden (zonder het installeren van de updates) op zwart zijn gegaan. De enkele niet onderbouwde stelling dat De Voordeelmarkt en Populus illegale kopieën zouden hebben verkregen, is onvoldoende om deze betwisting te weerleggen. Dat sprake is van PPG Updates die telkenmale verplicht dienen te worden geïnstalleerd om het systeem draaiende te houden, is dan ook evenmin aannemelijk geworden. Nu niet aannemelijk kan worden geacht dat sprake is van een inbreuk op de auteursrechten zoals door Datacolor en PPG gesteld, zullen alle vorderingen uit dien hoofde worden afgewezen.

Er speelt ongetwijfeld een deel processtrategie mee – mijn indruk is namelijk dat PPG en Datacolor wel wat meer feiten boven water hadden kunnen halen om de inbreuk te bepleiten en/of om de verweren van De Voordeelmarkt en Populus te betwisten. Maar dan nog steeds zet ik vraagtekens bij de kwestie van eigendomsoverdracht versus huur en de 4 gezichtpunten die het Europees Hof meegeeft. Gaat het bijvoorbeeld inderdaad om de oorspronkelijke kopie? En naar mijn mening stapt de voorzieningenrechter in dit verband wel makkelijk over de ‘terbeschikkingstelling om niet’ heen. Ook besteedt de voorzieningenrechter weinig aandacht aan het uitgangspunt dat updates in beginsel níet uitputten.

Kortom,ik zie wel mogelijkheden voor een beroep zijdens PPG en Datacolor. Volgens mij loopt de termijn nog…..

Pieter de Laat versterkt het advocatenteam van Louwers IP|Technology Advocaten. Hij was eerder al aan het kantoor verbonden als senior paralegal.

Het werkterrein van Pieter beslaat zowel intellectueel eigendomsrecht als IT- en internetrecht en commerciële contracten.

Zie hier het persbericht.

Bijdrage van Matthias Dobbelaere, [red: deJuristen]. Op 6 januari 2010 plaatste Paul Chambers, een accountant, de volgende 'tweet' op Twitter: “Crap! Robin Hood airport is closed. You’ve got a week and a bit to get your shit together otherwise I’m blowing the airport sky high!!“. Later zou hij verklaren dat de tweet uit frustratie ontstond, en dat hij niet geloofde dat iemand zo’n ‘silly joke’ voor echt zou aannemen. 

Helaas voor Paul, is dat precies wat het ‘Doncaster magistrates court’ (UK) deed: Paul werd veroordeeld onder de Communications Act 2003 tot een (vrij beperkte) schadevergoeding. Wel verloor hij zijn job als gevolg van de uitspraak.

Twitter Joke Trial
Het leverde de zaak de bijnaam ‘Twitter Joke Trial’ op. Chambers, die op uitvoerige media-aandacht kon rekenen, ging in beroep bij het ‘Doncaster Crown Court’, maar kreeg ook daar het deksel op de neus. De zittende rechter, Jacqueline Davies, oordeelde dat de tweet weldegelijk als ‘dreigend’ overkwam, en dat hij moest weten dat mensen en instanties dit serieus zouden nemen. Ook een hoger beroep, ingesteld bij de ‘The High Court’, op 8 februari 2012, kon geen soelaas brengen.

Vrijspraak
Pas bij het instellen van het tweede hoger beroep (second High Court appeal, voor een panel van drie rechters) begon het tij te keren voor Chambers. Op 27 juli 2012 werd hij uiteindelijk vrijgesproken, met als opgave van reden: “The appeal against conviction will be allowed on the basis that this ‘tweet’ did not constitute or include a message of a menacing character; we cannot usefully take this aspect of the appeal further.” Dan toch geen dreigend karakter in de tweet.

Besluit
Een paar uur later kwam aan het licht dat het Openbaar Ministerie (‘Crown Prosecution Service’) de zaak liever liet vallen, maar hierin intern werd tegengehouden door hun diensthoofd. Een onderzoek tegen datzelfde hoofd werd intussen ingesteld.

Met deze uitspraak staan we alleszins weer een stapje dichter bij de vrijheid van meningsuiting, onder andere gewaarborgd in art. 10 EVRM (Europees Verdrag Rechten van de Mens). Wel kan men zich, los van de inhoudelijke beoordeling van de tweet, de vraag stellen of dezelfde uitspraak zou zijn bekomen, zonder de steun van bv’s (zoals Al Murray en Stephen Fry die zowel financieel als moreel bijdroegen). Anderzijds kan geargumenteerd worden dat rechtbanken en rechtshoven – eindelijk – hun kennis wat hebben vergroot rond de digitale kenniseconomie. Een woord van waarschuwing: in het Verenigd Koninkrijk (en net zoals in Nederland) leven dergelijke zaken veel meer dan in onze Belgische maatschappij. Het digitaal recht is er verweven met het recht van alledag. Of een bovenstaande uitspraak ook door ons Belgische hoven, met hun respectievelijke kennis, zou worden beslist, laat ik veiligheidshalve in het midden.

Bekijk hier de video (BBC).

Op andere blogs:
[red: deJuristen] (Vrijspraak na bom-tweet)

Introductie van nieuwe generieke topleveldomeinen.

In navolging van IEF 11428.

Bijdrage van Thijs van den Heuvel, Bird & Bird.

Ruim een maand geleden heeft het ICANN (“Internet Corporation For Assigned Names and Numbers”) 1930 aanvragen gepubliceerd voor nieuwe gTLDs: generieke topleveldomeinen. Volgens het ICANN is het gTLD programma "one of the most profound changes the Internet will ever experience, and will have an amazing impact on the world of telecommunications.”

Hoog tijd voor een korte beschouwing: Wat zijn gTLDs? Hoe gaat het verder na de publicatie van de lijst met aanvragen? En wat betekent de komst van nieuwe gTLDs voor rechthebbenden, bijvoorbeeld merkhouders?

Wat zijn generieke topleveldomeinen?

Een topleveldomein is het laatste, meest rechtse, gedeelte van een domeinnaam. Er bestaan topleveldomeinen voor landen (ccTLDs), zoals .nl en .be en generieke TLDs, zoals .com en .net.

Op dit moment zijn er ‘slechts’ 22 generieke topleveldomeinen, maar dit aantal zal vanaf begin volgend jaar dus mogelijk met 1930 toenemen. Op 13 juni jl. heeft het ICANN bekend gemaakt welke 1930 gTLDs zijn aangevraagd en door wie.

Uit de gepubliceerde lijst blijkt dat vanaf begin volgend jaar onder meer websites te vinden zullen zijn op bijvoorbeeld de domeinen .apple (1 x aangevraagd), .samsung (1 x), .kpn (1x), . law (6x), .lawyer (2x), .sucks (3x), .amsterdam (1x), .mail (7x) en .shop (9x). Tenminste als de aanvragen door de selectie komen, waarover later meer.

Van de 1930 aanvragen zijn er 166 zogenaamde Internationalized Domain Names (“IDNs”) aangevraagd, domeinen die niet in Latijnse alfabet worden weergeven, zoals deze aanvraag van Philips: . 84 aanvragen zijn ingediend door communities. Een community TLD mag worden aangevraagd voor een gedefinieerde gemeenschap met een beperkte omvang. Aangevraagd in deze categorie zijn onder meer .islam, .catholic, .eco en .gay.

Het .app domein is duidelijk het meest populair met 13 aanvragen. En alle vooroordelen over het internet ten spijt: .love wint het duidelijk van .sex, met maar liefst zeven aanvragen tegen twee.

Koploper onder de aanvragers is Google, met 101 verschillende aanvragen. Voor een groot aantal domeinen zal Google de strijd aan moeten gaan met Amazon, onder meer voor .app, .book, .cloud, .game, .music, .map en .search.

Hoe gaat het verder?

De komende maanden gaat het ICANN eerst van alle aanvragen kort gezegd beoordelen: (1) of het domein gelijk is aan een ander domein of zoveel lijkt op een ander domein dat er kans is op verwarring en (2) of de aanvrager de technische, operationele en financiële mogelijkheid heeft om een eigen ‘registrar’ te beheren.

Indien een topleveldomein wordt toegewezen, zal de aanvrager als registrar moeten optreden en onder meer verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, de aanvraag van domeinnamen voor het nieuwe topleveldomein en bijvoorbeeld voor een Whois-service.

De evaluatieperiode zal naar verwachting tot in ieder geval januari 2013 duren. Voor iedere evaluatie wordt door het ICANN een bedrag van $185.000 in rekening gebracht, waarvan slechts in bepaalde gevallen een percentage van terugbetaald zal worden als de aanvraag uiteindelijk niet leidt tot een nieuw domein.

Het is goed mogelijk dat er na de evaluatie voor één domein nog steeds meerdere aanvragers in de race zijn. In dat geval geldt voor de meeste aanvragen dat partijen zullen worden aangemoedigd om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Mochten zij hier niet in slagen, dan zal het domein uiteindelijk worden geveild (!). Dit zou nog wel eens tot interessante situaties kunnen leiden, bijvoorbeeld tussen de elf aanvragers van het .app domein en in de strijd tussen Google en Microsoft die beiden het .doc domein in handen willen krijgen.

Rechthebbenden opgelet!

Domeinnaamkaping en ander misbruik ligt met de aanstaande introductie van nieuwe gTLDs bij maar liefst 1930 verschillende registrars op de loer. Zowel de reeds aangevraagde topleveldomeinen, als de straks aan te vragen (second level) domeinnamen op deze nieuwe domeinen kunnen problematisch zijn voor rechthebbenden.

Wat zijn de mogelijkheden als een concurrent, of andere derde, (te kwader trouw) een merk heeft aangevraagd als nieuw topleveldomein (“---.JOUWMERK”)? En hoe verkrijg je straks een specifieke (second level) domeinnaam op een nieuwe gTLD, of voorkom je dat een derde inbreuk maakt? (“JOUWMERK.---“)?

Inbreukmakende gTLD

Indien een rechthebbende van mening is dat een aangevraagde gTLD inbreuk maakt op zijn merkrechten en mogelijk ook handelsnaamrechten, kan hij relatief eenvoudig bezwaar maken tijdens de door het ICANN ingestelde bezwaarperiode. Deze duurt volgens het ICANN naar verwachting nog tot 13 januari 2013.

Er zijn vier verschillende gronden voor bezwaar.

1. String confusion: de aangevraagde gTLD is verwarringwekkend overeenstemmend met een bestaande TLD of andere aangevraagde gTLD.
2. Legal Rights: de aangevraagde gTLD maakt inbreuk op de rechten van een derde.
3. Limited Public Interest: de aangevraagde gTLD gaat in tegen algemeen geaccepteerde normen op het gebied van de goeden zeden en openbare orde.
4. Community: indien een groot deel van een bepaalde gemeenschap bezwaar heeft tegen een de aangevraagde Community-gTLD, kan bezwaar worden gemaakt.

De meeste merkhouders zullen gebruik maken van de “Legal Rights” bezwaargrond. Zij kunnen bezwaar maken tegen inbreukmakende gTLD aanvragen, door een formeel bezwaar in te dienen bij de aangewezen Dispute Resolution Service Provider, het WIPO.

Kijk hier voor meer informatie over het maken van bezwaar. Overigens kan naast deze bezwaarprocedure ook worden opgetreden tegen gTLDs op grond van het reguliere civiele recht.

Zelf een domeinnaam registreren op een nieuwe gTLD

Merkhouders willen straks, wanneer de eerst gTLDs in gebruik worden genomen, wellicht graag een specifieke domeinnaam in handen krijgen. JOUWMERK.lawyer (of .love) kan best interessant zijn. Om merkhouders deze mogelijkheid te bieden, worden alle nieuwe registrars door het ICANN verplicht om een zogenaamde Sunrise periode in te stellen van ten minste 30 dagen.

In de Sunrise periode hebben uitsluitend merkhouders de mogelijkheid om een domeinnaam aan te vragen. Een van de voorwaarden is wel dat het merk staat ingeschreven in het Trademark Clearinghouse, waarover hieronder meer.

Inbreuk voorkomen

Bijna geen enkele merkhouder zit waarschijnlijk te wachten op een combinatie van een eigen merk met bijvoorbeeld het domein .sucks (“JOUWMERK.sucks”!?) of .sex. Vergelijk IEF 9977.

Om rechthebbenden zoveel mogelijk te beschermen en te voorkomen dat zij zich moeten wenden tot (maximaal) 1930 verschillende registrars, wordt er in opdracht van het ICANN een zogenaamd Trademark Clearinghouse ingericht. Dit is een centrale databank met gegevens van rechthebbenden waar alle nieuwe registrars verplicht gebruik van dienen te maken.

De volgende rechten kunnen bij het Trademark Clearinghouse worden ingeschreven:

• Nationale of regionaal geregistreerde merken uit alle jurisdicties.
• Ieder woordmerk dat geldig verklaard is door een rechtbank of in een andere juridische procedure.
• Ieder woordmerk dat wordt beschermd door wet of verdrag ten tijde van indiening bij het Clearinghouse.
• Andere tekens die worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht, waaronder mogelijk handelsnaamrechten.

Het Trademark Clearinghouse is bedoeld om efficiënte rechtsbescherming bieden aan rechthebbenden. Zo zal dus onder meer ondersteuning worden geboden aan de verplichte Sunrise periode en hiernaast zal een derde partij, indien zij probeert een domeinnaam te registreren die identiek is aan een merk uit het Clearinghouse, een notificatie krijgen, met onder meer de volgende tekst:

“If you continue with this registration, you represent that, you have received and you
understand this notice and to the best of your knowledge, your registration and use of the
requested domain name will not infringe on the trademark rights listed below.”.

Ook aan de rechthebbende zal een notificatie worden gestuurd over de bewuste aanvraag.

Inschrijving in het Trademark Clearinghouse zal naar verwachting rond de $150,- per inschrijving kosten en vanaf het einde van 2012 mogelijk zijn. Houd deze website in de gaten voor de actuele ontwikkelingen.

Inbreuk bestrijden

Ten slotte nog kort aandacht voor de volgende vier diensten, die rechthebbenden ter beschikking zullen staan indien zij worden geconfronteerd met (vermoedelijke) inbreuk op een nieuwe gTLD:

• URS (Uniform Rapid Suspension System): mogelijkheid om een klacht in te dienen indien inbreuk duidelijk is en snelle staking van een domeinnaam gewenst is.
• UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy): Mogelijkheid om op te treden tegen domeinnaam registraties te kwader trouw. Kan met name nuttig zijn indien overdracht van de domeinnaam aan de rechthebbende gewenst is.
• PDDRP (Post-Delegation Dispute Resolution Procedure): mogelijkheid om een klacht in te dienen wanneer wordt vermoed dat de gTLD registrar de inbreuk veroorzaakt.
• “Thick” Whois: Iedere registrar dient verplicht een Whois-service te bieden, waarin de gegevens van de domeinnaamhouder door rechthebbenden en anderen kunnen worden opgezocht.

Conclusie

De daadwerkelijke introductie van 1930 nieuwe gTLDs zal waarschijnlijk nog het nodige stof doen opwaaien, vooral waar verschillende aanvragers gaan strijden om één topleveldomein en we wellicht zelfs te maken gaan krijgen met veilingen van gTLDs. Voor rechthebbenden is het aan te raden op dit moment in ieder geval de lijst met gepubliceerde aanvragen voor gTLDs door te nemen. Indien een aangevraagd domein identiek is aan, of verwarringwekkend overeenstemt met, een eigen merk kunnen zij indien gewenst gepaste actie ondernemen. Wanneer het Trademark Clearinghouse eenmaal is opgericht, kunnen rechthebbenden zich bovendien daar registreren en eventueel gebruik maken van de Sunrise periode.

Het ICANN stelde bij de bekendmaking van de lijst met aanvragen: “Today is an exciting and evolutionary day for not only ICANN, but the Internet itself.” De opwinding van ICANN zelf is begrijpelijk, maar of de introductie van 1930 nieuwe domeinen daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft voor het internet, internetgebruikers en rechthebbenden, zal nog moeten blijken.

.end

HvJ EU 19 juli 2012, C-112/11 (ebookers.com Deutschland GmbH tegen Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV.)

ebookers.com verkoopt online vliegreizen. Wanneer een klant tijdens het boekingsproces op deze website een bepaalde vlucht heeft geselecteerd, worden in een lijst in de rechterbovenhoek van de internetpagina onder het kopje „uw huidige reiskosten” de op de boeking betrekking hebbende kosten vermeld. De lijst bevat naast de prijs van de vlucht zelf ook een bedrag voor „belastingen en vergoedingen”, alsmede de kosten van een (door een derde aangeboden) „annuleringsverzekering”, die automatisch in rekening worden gebracht.

Indien de koper van een vliegreis geen gebruik wenst te maken van de automatisch toegevoegde annuleringsverzekering, dient deze via een opt-out te worden verwijderd uit de bestelling.

Het HvJ oordeelt dat een bij een vliegreis aangeboden annuleringsverzekering kwalificeert als een "facultatieve prijstoeslag" in de zin van art. 23 lid 1 Vo 1008/2008, die enkel op een opt-in basis kan worden aanvaard. Het automatisch toevoegen van een annuleringsverzekering aan een bestelling is derhalve niet toegestaan.

Deze uitleg wordt overigens al sinds een jaar gehanteerd door de Consumentenautoriteit: https://www.consumentenautoriteit.nl/ondernemers/regels-voor-aanbieders-van-vliegtickets.

Met dank aan Thomas de Weerd, Houthoff Buruma.

Artikel 23 lid 1 Vo 1008/2008 (exploitatie luchtdiensten in de EU) bepaalt:

"De voor het grote publiek beschikbare passagiers‑ en luchttarieven die, in eender welke vorm, onder meer op het internet, worden aangeboden of bekendgemaakt voor luchtdiensten vanaf een luchthaven op het grondgebied van een lidstaat waarop het Verdrag van toepassing is, omvatten ook de toepasselijke voorwaarden. De definitieve prijs wordt steeds bekendgemaakt en omvat de geldende passagiers‑ of luchttarieven en alle toepasselijke belastingen en heffingen, toeslagen en vergoedingen die op het tijdstip van publicatie onvermijdbaar en voorzienbaar zijn. Afgezien van de bekendmaking van de definitieve prijs wordt ten minste het volgende gespecificeerd:

a) de passagiers‑ of luchttarieven;
b) belastingen;
c) luchthavengelden, en
d) andere heffingen, toeslagen of vergoedingen, zoals voor beveiliging of brandstof;

waarbij de sub b, c en d genoemde elementen aan het passagiers‑ of luchttarief zijn toegevoegd. Facultatieve prijstoeslagen worden op duidelijke, transparante en ondubbelzinnige wijze aan het begin van elk boekingsproces medegedeeld en moeten door de passagier op een ‚opt-in’-basis worden aanvaard."

Prejudiciele vraag:

Ziet artikel 23, lid 1, van verordening [nr. 1008/2008], volgens hetwelk facultatieve prijstoeslagen op duidelijke, transparante en ondubbelzinnige wijze aan het begin van elk boekingsproces worden medegedeeld en door de passagier op een ‚opt-in’-basis moeten worden aanvaard, ook op kosten die in verband met vliegreizen voor diensten van derden (hier: de aanbieder van een annuleringsverzekering) worden gemaakt en die de verkoper van de vliegreis in zijn totale prijs samen met de prijs van de vlucht aan de passagier aanrekent?

Antwoord HvJ:

Het begrip „facultatieve prijstoeslagen” in artikel 23, lid 1, laatste zin, van verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap moet aldus worden uitgelegd dat het ook betrekking heeft op kosten die in verband met de vliegreis worden gemaakt voor diensten, zoals de in het hoofdgeding aan de orde zijnde vluchtannuleringsverzekering, welke door een andere partij dan de luchtvaartmaatschappij worden aangeboden en door de verkoper van die reis samen met de prijs van de vlucht in de vorm van een totale prijs aan de klant in rekening worden gebracht.

Kritische kanttekeningen bij conservatoire beslagen op software ex art. 28 Aw. (Eerder verschenen in Tijdschrift voor Internetrecht, nr. 3 juni 2012)

Bijdrage van Fulco Blokhuis, Boekx Advocaten.

Steeds vaker vragen rechthebbenden toestemming om beslag te leggen op inbreukmakende software die bij een derde staat; bijvoorbeeld een server met inbreukmakende p2p software, een gameserver of een website van een ondernemer verwikkeld in een conflict, waarbij in alle gevallen de server bij een hostingprovider staat. Bij het leggen van het beslag gaat een website tijdelijk uit de lucht en is er sprake van bijvangst (materiaal waarop volgens het verlof geen beslag kan worden gelegd). De beslagsyllabus (v 2011) schrijft voor dat er geen gelijktijdig conservatoir bewijsbeslag (art. 1019b-1019d Rv) en/of beslag tot afgifte bij derden (28 Auteurswet) gelegd kan worden. Toch is dit vaak wel het geval. Daarnaast wordt een beslag ex art. 28 Aw ook gebruikt om de waarborgen van het bewijsbeslag omtrent privacy te omzeilen. Al met al genoeg redenen om de beslagpraktijk ex art. 28 Aw eens goed tegen het licht te houden. In dit artikel zullen diverse vragen worden behandeld die een beslaglegger en Voorzieningenrechter (zouden) moeten beantwoorden om eventueel tot een rechtsgeldig beslag ex art. 28 Aw te kunnen komen; vragen over jurisdictie en toepasselijk recht, de vraag of software überhaupt kan worden beslagen, en de proportionaliteitstoets. Daarnaast bespreek ik aspecten bij een forensische kopie en wordt er een korte vergelijking gemaakt met het bewijsbeslag.

Lees het hele artikel hier.

Een bijdrage van Stefan Van Camp, time.lex.

Het Europese Hof van Justitie velde op 3 juli een belangrijk principe-arrest betreffende de draagwijdte van de communautaire uitputting van het distributierecht inzake software [red. IEF 11521]. Het arrest werd gewezen na een prejudiciële vraag van het Duitse Bundesgerichtshof in een geschil tussen Oracle en UsedSoft.

Het principe van communautaire uitputting is voornamelijk gekend in het kader van de verkoop van merkproducten en het auteursrecht. Het is een regel van Europees recht die de belemmering van het vrij verkeer van goederen in de EU (en bij uitbreiding de EER) tegengaat. Het beginsel komt er kort gezegd op neer dat de houder van een intellectueel eigendomsrecht zich niet op dit recht kan beroepen om zich te verzetten tegen de invoer en de verkoop van een product dat door hemzelf of met zijn toestemming rechtsgeldig op de markt werd gebracht in een andere EER-lidstaat. De verkrijger van een product kan het na een eerste verkoop in de EER vrij doorverkopen aan anderen en aldus een parallelle markt of tweedehandsmarkt creëren.  De uitputtingsregel werd ook uitdrukkelijk opgenomen in art. 4 van de Softwarebeschermingsrichtlijn van 1991 (artikel 4, lid 2 van de huidige Softwarebeschermingsrichtlijn  2009/24): “De eerste verkoop in de EU van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van die kopie in de EU, met uitzondering van het recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren van het programma of een kopie daarvan”. Deze bepaling werd in vrijwel gelijke termen opgenomen in art. 5 c  van de Belgische Softwarebeschermingswet van 30 juni 1994. De tekst verwijst naar de eerste “verkoop” van een kopie van een programma in de EER, maar vereist geen verkoop van een materiële drager zoals een CD-ROM of DVD (wat wel vereist wordt in de gelijkaardige bepaling van de algemene Auteursrechtrichtlijn 2001/29). Het is reeds lange tijd onduidelijk of een licentieverlening kan gelijkstaan met een verkoop, en of er al dan niet sprake moet zijn van een verkoop van een materiële drager.

De feiten
De feiten van het geschil spelen zich af tussen Oracle en UsedSoft. Oracle is de producent en auteursrechthebbende van de bekende client-server databasesoftware onder hetzelfde merk, die voor 85%  aangeschaft wordt via downloading van het internet.  De klant kan een kopie van de software rechtstreeks van een site van Oracle naar zijn computer downloaden. Hij onderschrijft een licentie die het gebruiksrecht beschrijft en die hem het recht verleent om de kopie permanent op een server te houden en een bepaald aantal gebruikers toegang tot de software te geven via een opslag in het geheugen van hun workstation computers. Updates (patches) kunnen gedownload worden via een onderhoudscontract. Het gebruiksrecht wordt niet beperkt in de tijd, doch permanent toegekend, wat een belangrijk gegeven is in deze zaak. Het gebruiksrecht wordt in de licentie ook omschreven als niet-overdraagbaar.  UsedSoft, anderzijds, verkoopt ‘tweedehands’ gebruikte softwarelicenties, waaronder de betreffende Oracle licenties. In 2005 voerde UsedSoft een campagne met een bijzonder Oracle aanbod; daarbij werd o.a. gepromoot dat het onderhoudscontract dat bij de licenties hoorde, nog steeds kon gelden. Na de aanschaffing van een licentie via UsedSoft konden de kopers de betreffende software rechtstreeks downloaden van de Orcale website. Oracle voerde in Duitsland (München) een gerechtelijke procedure tegen deze praktijken.  Het bekwam een verbod, dat bevestigd werd in beroep. Uiteindelijk werd de zaak voorgelegd aan het Bundesgerichtshof dat de prejudiciële vragen stelde aan het Hof van Justitie.

Het belang van het begrip “verkoop”
Het Hof boog zich over de vraag of het downloaden van een kopie van een computerprogramma van het internet, aldus ter beschikking gesteld door de auteursrechthebbende, kan leiden tot de uitputting van het distributierecht van die kopie in de EU, zoals bedoeld in art. 4, lid 2 van de Softwarebeschermingsrichtlijn.  Het Hof antwoordde dat moet onderzocht worden of de contractuele relatie die ontstaat door de handeling van het downloaden, moet beschouwd worden als een “eerste verkoop”. Volgens Oracle is het geen verkoop, aangezien zij tegen een prijs slechts licenties verschaft die het recht geven om de software te downloaden en te gebruiken. Een licentie impliceert geen eigendomsoverdracht, wat toch het voornaamste kenmerk is van de koop. Het Hof van Justitie volgde deze argumentatie echter niet. Vooreerst stelde het Hof dat het begrip ‘verkoop’ op een autonome en  uniforme wijze in de EU moet uitgelegd worden, en niet volgens de regels van één of ander nationaal recht. Volgens het Hof veronderstelt het begrip “verkoop van een kopie” (“sale of a copy”)  de overdracht van een eigendomsrecht op die kopie (“the transfer of the right of ownership in that copy”).

Het belang van de vraagstelling
Dat een eigendomsrecht op een materiële drager van een kopie van software, klassiek een CD-ROM of DVD,  kan verkregen worden, wordt (en werd) grotendeels aanvaard. Dat eigendomsrecht op de drager betekent niet dat men een eigendomsrecht verwerft op het immateriële werk dat, als een kopie,  in die drager vervat ligt. Om dit principe te illustreren wordt klassiek het voorbeeld aangehaald van de aankoop van een boek: men aanvaardt algemeen dat een boek, als drager van een immaterieel werk (bv. een roman), wordt gekocht en eigendom wordt van de koper; deze mag het boek gebruiken en doorverkopen, maar hij verkrijgt geen rechten op het immateriële werk zelf. Hij verkrijgt bv. geen rechten op de vertaling of verfilming, en beschikt ook slechts over een beperkt reproduktierecht voor eigen privé-gebruik.

De vergelijking gaat echter niet geheel op, vermits software ter beschikking wordt gesteld met een gebruikslicentie, die de modaliteiten van het gebruik ervan definieert en beperkt. Naast een auteursrechtelijk aspect, is er dus ook een contractueel aspect.  Volgens de softwareproducent moet deze licentie, de EULA, aanvaard worden vooraleer de verkrijger de software mag gebruiken. De eindgebruiker die de software installeert zal overigens door het aanvinken van een vakje uitdrukkelijk moeten bevestigen dat hij de gebruikslicentie, met haar beperkende regels, aanvaardt. De licentie bevat typisch een aantal gebruiksbeperkingen: er kan bv. bepaald worden dat de software slechts op 3 computers mag gebruikt worden; een groepslicentie of een netwerklicentie voor een organisatie kan bepalen dat de software slechts door 25 gelijktijdige gebruikers van de organisatie mag gebruikt worden, etc. Een studentenlicentie voor een goedkopere versie van software kan bepalen dat de software alleen door studenten mag aangekocht worden enz. De licentie kan ook ruwweg bepalen dat zij “niet-overdraagbaar” is, zonder meer.

Aangezien volgens het uitputtingsprincipe de doorverkoop van “tweedehandse” software na een eerste verkoop in de EER niet kan verboden worden, is het spanningsveld met de licentie en haar gebruiksbeperkingen duidelijk. Indien deze beperkingen de doorverkoop van een kopie van de software  quasi-onmogelijk zouden maken, dan wordt het principe van de vrije doorverkoop gemakkelijk uitgehold. Dit is duidelijk het geval voor software die volgens de licentie “niet overdraagbaar” is, en dit kan eventueel het geval zijn voor software die alleen “bestemd” is voor een gebruik door studenten, hospitalen, beroepsfotografen, kleuterscholen, of alleen door inwoners van Duitsland… Anderzijds zou het toch merkwaardig zijn om vast te stellen dat een licentienemer die een licentie overdraagt aan een nieuwe verkrijger, méér rechten aan die verkrijger zou kunnen toekennen dan hijzelf had verkregen.

Volgens art. 5, lid 1 van de Softwarebeschermingsrichtlijn kan de “rechtmatige verkrijger” van software de software reproduceren en zelfs aanpassen zonder de toestemming van de rechthebbende, wanneer deze handelingen voor hem noodzakelijk zijn om het programma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel. Het downloaden van de software naar een computer is een daad van reproductie, die mogelijk moet zijn voor een rechtmatige verkrijger. De vraag is dan of een persoon die gebruikte licenties koopt een rechtmatige verkrijger is, die op die basis een onaantastbaar recht heeft om de betreffende software te downloaden en te installeren?

Het principiële standpunt van het Hof van Justitie – de verkoop en de licentie
Het Hof van Justitie legt sterk de nadruk op het feit dat de eerste verkrijger van een kopie van de Oracle software, die een licentie ‘koopt’, een niet in de tijd beperkt gebruiksrecht heeft van die kopie (“for an unlimited period”). Hij verkrijgt een permanent gebruiksrecht in ruil voor de betaling van een prijs die aan Oracle, de rechthebbende, een vergoeding verschaft die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het werk (met andere woorden, een lump sum vergoeding). Indien Oracle de doorverkoop van de kopie afhankelijk kan stellen van een nieuwe licentie, dan zou dat  betekenen dat zij ingeval van doorverkoop een tweede keer zulke vergoeding bekomt, en dit is geen toelaatbare reden om het vrije verkeer van het product te beperken.  Het downloaden van een kopie en het verkrijgen van een licentie voor het gebruik van die kopie moet volgens het Hof beschouwd worden als een ondeelbaar geheel, aangezien het loutere downloaden van de software zonder een licentie zinloos ( “pointless”) is. (In casu verkocht Oracle in feite eerst de licenties, die recht gaven op het downloaden van de kopie van de software). Volgens het Hof impliceren de geschetste operaties, “onder deze omstandigheden” en in hun geheel beschouwd, de overdracht van het eigendomsrecht op de kopie van het bewuste computerprogramma. Het is irrelevant of de kopie digitaal ter beschikking wordt gesteld via een download of via een materieel medium zoals een CD-ROM of DVD, de regel geldt zowel voor software embedded in hardware als voor immateriële (“intangible”) kopies van de software. Aangezien er sprake is van een “eerste verkoop van een kopie”, zal de uitputtingsregel toepasselijk zijn op daaropvolgende wederverkopen van die kopie.  Wanneer de kenmerken van een verkoop voorhanden zijn, kan men het betreffende contract niet eenvoudigweg een “licentie” noemen om het principe van de uitputting te omzeilen.

Online diensten en mededeling aan het publiek
Overweging 29 van de preambule van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 stelt dat er geen sprake is van uitputting in het kader van online diensten. Meestal oordeelt men op deze basis dat de terbeschikkingstelling van software via het internet niet leidt tot uitputting van het distributierecht. Dit lijkt duidelijk voor software die slechts tijdelijk ter beschikking wordt gesteld, zoals de applicaties die in een cloud worden geleverd (SaaS). Dat wordt ook impliciet door het Hof bevestigd, waar het Hof het begrip “verkoop” duidelijk koppelt aan een gebruiksrecht van onbeperkte duur. Anderzijds kan software online ter beschikking worden gesteld via een download en daaropvolgende installatie, zoals in de voorliggende zaak, en het Hof weigert om de uitzondering voor online diensten toe te passen op deze situatie.  Als argument wordt gesteld dat de Softwarebeschermingsrichtlijn de regel inzake online services niet bevat, en dat de richtlijn een bijzondere wetgeving inhoudt die voorrang heeft boven de algemenere Auteursrechtrichtlijn.

Bovendien zegt het Hof dat de terbeschikkingstelling van de kopie van software via het internet aanleiding geeft tot de uitputting van het distributierecht van die kopie, ook al zou de terbeschikkingstelling kunnen aanzien worden als een “mededeling aan het publiek” . Dit is een technische passage in het arrest die een antwoord geeft op een belangrijk argument van de tegenstanders van de uitputting van online software. De beschikbaarstelling van (kopies van) auteursrechtelijk beschermde werken op het internet moet immers aanzien worden als een “mededeling aan het publiek” (art. 3,1 van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29). Hierbij werd in de eerste plaats gedacht aan muziek- en filmfiles die beschikbaar zijn op het internet. Het principe van de uitputting slaat slechts op het distributierecht en doet geen afbreuk aan het exclusieve recht van de auteursrechthebbende om een werk mede te delen aan het publiek; aldus zou de rechthebbende de doorverkoop van zulke files toch kunnen verbieden. Volgens sommigen gold dit principe ook voor software die online ter beschikking wordt gesteld. Dit argument wordt echter verworpen: volgens het Hof leidt de overdracht van het eigendomsrecht in een kopie (volgens de criteria van de onbeperkte duur van het gebruik en de overeenstemmende prijs) ertoe dat een handeling van mededeling aan het publiek gewijzigd wordt in een handeling van distributie, en het recht van distributie wordt uitgeput.

Ook het feit dat in de voorliggende zaak een onderhoudscontract gekoppeld is aan de kopie, verhindert volgens het Hof niet dat het distributierecht uitgeput wordt. Integendeel : het uitputtingsrecht geldt zelfs voor de integrale kopie, zoals die ge-updated en gecorrigeerd is ingevolge het onderhoudscontract.

Reproductie - onbruikbaar maken van bestaande kopie
De uitputting slaat op het distributierecht ten aanzien van een bepaalde, concrete, kopie.  De reproductie van de software blijft verboden (zoals ook de wijziging en de decompilatie, tenzij in de wettelijke uitzonderingsgevallen). Dit betekent dat de houder van de kopie, die deze wil doorverkopen, zijn eigen kopie onbruikbaar moet maken op het ogenblik van de doorverkoop. Indien hij dat niet doet, heeft hij van één kopie twee of meer kopies gemaakt, en dus zou hij zich bezondigen aan een niet-toegelaten reproductie van de software. Concreet zal het eigen, geïnstalleerde,  exemplaar, maar ook backups en veiligheidskopiën, moeten verwijderd worden. In de praktijk is het voor de rechthebbende uiteraard erg moeilijk om te verifiëren dat de houder van software die de software doorverkoopt, zijn eigen exemplaar vernietigd of onbruikbaar gemaakt heeft. Om dit probleem te ondervangen kan de digitale of de klassieke distributeur van de software gebruik maken van een ruim gamma van middelen, waaronder technische beschermingsmiddelen zoals product keys, registratie- en activeringstechnieken, maar ook een recht van audit.

Geen splitsing van licenties
UsedSoft verhandelde niet alleen licenties in hun geheel, maar verhandelde ook Oracle licenties voor meerdere gebruikers, die ze gesplitst had in verschillende delen, bestemd voor een bepaald aantal gebruikers.  Een licentie die initieel voor 50 gebruikers gold, maar niet ten volle wed gebruikt; werd dan gesplitst in bv. 2 licenties voor 25 gebruikers, en het ongebruikte gedeelte werd dan doorverkocht. Het Hof van Justitie veroordeelde deze praktijk : de licentienemer is niet gerechtigd om de licenties te splitsen en te bestemmen voor een door hem bepaald aantal gebruikers.  Dit zou immers een verboden reproductie impliceren.

Rechtmatige verkrijger
Het Hof bevestigde dat de opeenvolgende verkrijgers van een kopie van de software “rechtmatige verkrijgers” zijn in de zin van art. 5, 1 van de Softwarebeschermingsrichtlijn (zie hoger). Aldus heeft de verkrijger een recht om de kopie van de software via de download te reproduceren, aangezien dit noodzakelijk is om hem in staat te stellen het programma te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel.  Het Hof stelt in overweging 82 uitdrukkelijk dat de rechtmatige gebruiker niet noodzakelijk een licentie moet aanvaard hebben. Dit is een belangrijk, en tevens een riskant standpunt, waarvan de exacte draagwijdte niet geheel duidelijk is.  In een extreme interpretatie zou dit betekenen dat de verkrijger van software een EULA zou mogen opzijzetten, met haar modaliteiten en beperkingen, bv. wat het aantal toegelaten gebruikers betreft. Wellicht mogen alleen de bepalingen van een licentie die de doorverkoop de facto onmogelijk maken, opzijgezet worden. Deze beperkte interpretatie vindt steun in de daaropvolgende  overweging  (ov. 83), waarin het Hof stelt dat het principe van de uitputting niet mag uitgehold worden door middel van licentiebepalingen. In die interpretatie zouden modaliteiten zoals het aantal toegelaten gebruikers en eventueel zelfs een exclusieve categorie van gebruikers zoals “alleen voor studenten” geldig blijven.

E-books en muziekbestanden ?
Het Oracle arrest heeft betrekking op de online distributie van computerprogramma’s. Het is niet helemaal duidelijk of het Hof van Justitie deze principes geheel wil doortrekken naar de online distributie van e-books en digitale muziekfiles. Ook bij de online verkoop van e-books en musicfiles kan er sprake zijn van een eigendomsoverdracht op de kopie. Die kan tot gevolg hebben dat het recht van “mededeling aan het publiek”, dat niet vatbaar is voor uitputting,  gewijzigd wordt in een “distributie”, waarvoor uitputting wel mogelijk is. Anderzijds verwijst de algemene Auteursrechtrichtlijn 2001/24 wel uitdrukkelijk naar een eerste verkoop van een materiële drager opdat het distributierecht zou uitgeput zijn. Dit blijft voorlopig een open vraag.

Conclusies
Er kan sprake zijn van een verkoop van een kopie van software wanneer een gebruiksrecht wordt toegekend dat onbeperkt is in de tijd, tegen een vergoeding die overeenstemt met de economische waarde van de kopie (wat in de praktijk neerkomt op een lump sum betaling). Zulke verkoop leidt tot een uitputting van het distributierecht in de EER, en dus een recht om de kopie door te verkopen, ook al wordt het gebruiksrecht verkregen met een licentie. Of de kopie online kan verkregen worden of op een materiële drager is daarbij niet relevant. Wanneer het gebruiksrecht slechts tijdelijk wordt toegekend, en de vergoeding navenant is (bv. betaald wordt in functie van de werkelijk gebruikte tijdseenheden of met een tijdelijk abonnement) is er eerder sprake van een huur of een service dan een verkoop, en dan geldt het principe van uitputting niet. SaaS blijft dus buiten schot. Een softwareproducent die de doorverkoop van zijn product wil vermijden, zal dus mogelijk overschakelen naar een systeem van kortlopende licenties, ofwel SaaS. Wie software doorverkoopt mag geen reproductie maken van de software, en moet het eigen (al dan niet geïnstalleerde) exemplaar onbruikbaar maken. De softwaredistributeur mag gebruik maken van alle middelen, ook technische beschermingsmiddelen, om dit te verzekeren.  Hierbij kan men denken aan activeringscodes, registratietechnieken, product keys die software in werking stellen of het gebruik onmogelijk maken na het verstrijken van de beperkte gebruiksduur. Softwareproducenten kunnen als reactie ook de support van de software strikter verbinden aan een afnemer die een supportcontract aanvaardt, en de support niet zozeer verbinden aan de software zelf. Hoe dan ook moet een bepaalde support geleverd worden, want de “rechtmatige verkrijger” heeft recht op software die functioneert.

Opeenvolgende verkrijgers van de kopie zijn rechtmatige verkrijgers van die kopie van de software, zonder dat zij noodzakelijkerwijze een licentie moeten aanvaarden. Het is duidelijk dat beperkende licentievoorwaarden die de doorverkoop van de software zouden belemmeren, ongeldig zijn. Het Hof zegt echter niet dat alle beperkende licentiebepalingen, o.m. betreffende het aantal toegelaten gebruikers of categorieën toegelaten gebruikers zoals “enkel studenten”, zonder meer kunnen opzij gezet worden. Ons inziens blijft het principe volgens dewelke een licentiehouder niet meer rechten kan overdragen dan hij zelf had, bestaan, voor zover het principe van uitputting niet wordt uitgehold. De mate waarin licentievoorwaarden jegens opeenvolgende verkrijgers behouden blijven, blijft onduidelijk.