Reseller van LOST MARY behoudt domeinnaam onder verruimde OkiData-criteria (‘Lost Mary-criteria’)

UDRP Arbitrage 3 juni 2025, IEF 22827, IT 4926; CAC-UDRP-107605 (Dashing Joys en Imiracle tegen Zafar). In deze UDRP-zaak staat het domein lostmarydirect.com centraal. Deze website wordt sinds 2024 door Zafar (hierna: verweerder) geëxploiteerd. Hierop verkoopt hij authentieke producten van het populaire vape-merk LOST MARY. Dashing Joys en Imiracle (hierna: klagers) zijn de merkhouders van LOST MARY en klagen verweerder aan. Na de eerste klacht heeft verweerder een disclaimer aan zijn website toegevoegd. In deze zaak vorderen klagers overdracht van de domeinnaam en stellen zij dat het gebruik van de domeinnaam verwarring wekt, geen legitiem belang dient en te kwader trouw is. Volgens klagers handelt verweerder als een niet‑geautoriseerde wederverkoper die de indruk wekt verbonden te zijn met de merkhouder. Het Panel oordeelt dat het domein verwarringwekkend overeenstemt met het merk LOST MARY, maar dat verweerder een legitiem belang heeft. De reseller voldoet aan de belangrijkste criteria: hij biedt daadwerkelijk de originele producten aan, verkoopt geen andere merken en zijn website is voor de gemiddelde internetgebruiker duidelijk te onderscheiden van die van de merkhouder. Op dit laatste punt worden de OkiData-criteria verruimd.

In de huidige, mediawijze e‑commercemarkt kan het onderscheid tussen merkhouder en reseller op verschillende manieren worden gewaarborgd. Het Panel introduceert daarom een verruimde toets, de “Lost Mary‑test”: (i) daadwerkelijke verkoop van de merkproducten, (ii) uitsluitend verkoop van die producten en (iii) een website die voor de gemiddelde internetgebruiker duidelijk te onderscheiden is van die van de merkhouder. De ruimere regel is dat de verweerder alles moet doen om elk risico op verwarring uit te sluiten, zodat zijn website duidelijk kan worden onderscheiden van die van de merkhouder. Een disclaimer kan daaraan bijdragen, maar is niet langer een strikte conditio sine qua non: het onderscheid kan ook op andere manieren worden gerealiseerd. De site heeft voldoende kenmerken van een typische reseller‑site, zoals een eigen logo, afwijkend kleurgebruik en prominente prijsinformatie. Omdat er ook geen sprake is van kwade trouw, wijst het Panel de klacht af. De domeinnaam blijft bij de reseller. 

Revised Oki Data criteria (Lost Mary criteria):

1. There is actual offering of goods and services via Respondent’s website at issue;

2. The use of the website is to sell only the specific trademarked goods which have been brought into the market by the trademark owner and;

3. The Respondent’s website can be easily distinguished from that of the trademark owner. Aspects that can be decisive to distinguish Respondent’s website from that of the trademark owner are inter alia (but not limited):

 i. the placing of a disclaimer disclosing Respondent’s relationship with the trademark owner on the home page of the website;

ii. the creation of a different look and feel of the website of Respondent as compared to the website of the trademark owner;

iii. the dominant use of resellers’ websites specific elements like pricing and depiction of the goods;

iv. the use of a logo on the top of the home page, not including the trademark as mentioned in the disputed domain name, that addresses the entity of Respondent on the website. 

4. Respondent must also not try to corner the market in domain names that reflect the trademark.