Rechtbank oordeelt over uitleg licentieovereenkomst

Rb. Den Haag 23 februari 2022, IT 4260; ECLI:NL:RBDHA:2022:1409 (TNO tegen gedaagden) Verbintenissenrecht. In een recent vonnis heeft de rechtbank geoordeeld over de uitleg van een licentieovereenkomst tussen de partijen. Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), eiser in conventie, is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die zich onder andere bezighoudt met het ontwikkelen van technologieën. Uscoutfor Holding B.V., Maso Holding B.V. en LoTiJa B.V. zijn gedaagden in conventie, waarvan Uscoutfor een onderneming is die zich onder andere richt op internetactiviteiten op het gebied van balsportwedstrijden. Uscoutfor had interesse in het exploiteren van TNO's technologie voor automatische herkenning van doelpunten tijdens voetbalwedstrijden. Maso en LoTiJa zijn aandeelhouders in Uscoutfor en hadden interesse om te investeren in deze technologie.

De licentieovereenkomst tussen TNO en Uscoutfor had betrekking op het gebruik en de exploitatie van de door TNO te ontwikkelen software voor doelpuntherkenning. Tijdens het sluiten van de overeenkomst was nog niet duidelijk of de ontwikkelde software zou leiden tot een werkend systeem voor Uscoutfor. Partijen namen daarom een acceptatieregeling op in de licentieovereenkomst, waarbij twee acceptatietesten van de software zouden plaatsvinden. Indien de software niet naar behoren zou werken bij één van de testen, waren beide partijen uiteindelijk gerechtigd de overeenkomst te beëindigen conform de beëindigingsclausule. De software leidde uiteindelijk niet tot een werkend systeem voor TNO. Partijen werkten echter wel samen om de software werkend te maken voor een ander doel. TNO vordert betaling van niet volledig betaalde licentievergoedingen, terwijl Uscoutfor de licentieovereenkomst wil ontbinden op grond van de acceptatieregeling.

De rechtbank oordeelt dat partijen door de acceptatieregeling uit de overeenkomst zijn afgeweken van de wettelijke regeling van ontbinding. Zonder de acceptatieregeling zou Uscoutfor kunnen ontbinden op grond van de wettelijke regeling van ontbinding, in het geval er sprake is van een tekortkoming in de nakoming. In dit geval zijn partijen overeengekomen dat partijen pas kunnen ontbinden indien er aan de voorwaarden van de acceptatieregeling is voldaan. Omdat partijen uiteindelijk het oorspronkelijke doel van de software voor doelpuntherkenning hebben losgelaten en samen aan andere software hebben gewerkt (die wel werkt voor een ander doel), oordeelt de rechtbank dat er niet is voldaan aan de voorwaarden van de acceptatieregeling. Uscoutfor is daarom niet gehouden om licentievergoedingen aan TNO te betalen en Uscoutfor kan niet ontbinden.

4.4. De rechtbank volgt TNO in het standpunt dat partijen, door deze regeling af te spreken, in de licentieovereenkomst (impliciet) contractueel zijn afgeweken van de wettelijke regeling voor de ontbinding van overeenkomsten zoals opgenomen in artikel 6:265 BW. De regeling in Exhibit F zou immers geen functie hebben als Uscoutfor Holding daarnaast gerechtigd was tot ontbinding op grond van artikel 6:265 BW wegens onvoldoende functioneren van de technologie voor automatische doelpuntherkenning. Uscoutfor Holding was daarom uitsluitend bevoegd tot ontbinding van de licentieovereenkomst wegens onvoldoende functioneren van de technologie voor doelpuntherkenning, op de voorwaarden en de manier zoals beschreven in Exhibit F, in samenhang met artikel 10.2 van de licentieovereenkomst. Gesteld noch gebleken is dat aan die voorwaarden is voldaan. Reeds daarom faalt het beroep van Uscoutfor Holding op ontbinding van de licentieovereenkomst.

4.5. Dit betekent echter niet dat TNO recht heeft op de in de licentieovereenkomst opgenomen licentievergoedingen. Vast staat dat minstens één van de in Exhibit F afgesproken testen niet of niet succesvol is gedaan. Partijen zijn het er namelijk over eens dat bij de testen door Uscoutfor Holding tijdens live voetbalwedstrijden, het systeem er niet in slaagde voldoende doelpunten te herkennen, wat de oorzaak daarvan ook moge zijn. Partijen hebben het stappenplan zoals neergelegd in Exhibit F vervolgens niet gevolgd. Immers, er is géén officiële herstelperiode van 30 dagen gestart waarbinnen TNO heeft geprobeerd het systeem alsnog voldoende werkend te krijgen, Uscoutfor Holding heeft géén certificate of acceptance afgegeven en TNO heeft dat ook niet geëist. De licentieovereenkomst is ook niet op de in Exhibit F voorgeschreven wijze ontbonden ofwel beëindigd en er is evenmin overlegd over een plan om alsnog te komen tot een voldoende werkend systeem voor doelpuntherkenning. In plaats daarvan hebben beide partijen eerst een geruime periode geprobeerd het functioneren van de automatische doelpuntherkenning te verbeteren, en vervolgens hebben zij het oorspronkelijke doel (automatische doelpuntherkenning) losgelaten en zijn zij zich samen gaan richten op het geschikt maken van de ontwikkelde technologie voor een ander doel, namelijk de ‘virtual director’.