Happy Lights; beeldmerk v. beeldscherm; adword vs. woordmerk

Vzr. Rb Breda 3 maart 2011, LJN: BP7541, KG ZA 11-20 (Happy Lights)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Adwords voor niet-gelijk product. Het Belgische Melan verkoopt die lichtslingers onder de productnaam “Happy Lights” in welk verband zij op 22 november 2010 een Benelux beeldmerk heeft gedeponeerd in de klasse 11 (verlichting); inschrijvingsnr. 0892886 (klik plaatje voor vergroting). Het Nederlandse Team LC Concept BV heeft 5 december 2010 “Happy Lights” als Benelux woordmerk gedeponeerd in de klasse 28 (speelgoed) inschrijvingsnr. 1215112. Team LC concept BV is tevens houder van domeinnamen: www.happylights.nl en www.cottonballlights.com. Onder Happy Lights brengt Team LC Concept BV speelgoedhelicoptjes met led-verlichting op de markt. Slechts de vordering rondom AdWords met referentie aan VT Wonen wordt toegekend

3.5. Vooropgesteld wordt dat niet iedere domeinnaam als een handelsnaam kan worden aangemerkt. Vastgesteld moet worden of de domeinnaam ook de naam is waaronder de onderneming feitelijk wordt gedreven. In dit verband is van belang het gebruik van de website www.happylights.nl.
Op deze website wordt op de linkerhelft van de pagina het product led-helicopter Happy Lights en op de rechterhelft het product Cotton Ball Lights gepresenteerd en onderaan de website staat duidelijk vermeld dat Happy Lights en Cotton Ball Lights producten zijn van Team LC Concept BV. De domeinnaam wordt zo niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten. De stelling van Malon dat Team LC Concept BV c.s. inbreuk maakt op haar handelsnaam¬rechten wordt dan ook verworpen.

3.6. Melan stelt dat Team LC Concept BV c.s. op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a. en sub c. BVIE inbreuk maakt op haar beeldmerk, waarin het woord Happy Lights is opgenomen. Melan stelt dat sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a omdat beide merken worden gebruikt voor waren in de klasse “verlichting”. Volgens Melan betreft de helicopter ook verlichting.
Melan stelt voorts dat sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c. BVIE omdat Team LC Concept BV c.s. wil aanhaken bij de naam van de lichtslingers en katoenen bollen van Melan teneinde ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit en/of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Happy Lights en de onderneming en/of producten van Melan.
(...)
De vorderingen, bezien tegen de hiervoor opgenomen overwegingen

3.10. Vordering 1: verbod tot het gebruik van het teken ,, happylights” als merk of productnaam voor het speelgoedhelicoptertje met led-lichtje.
Deze vordering wordt afgewezen.
Een grond voor dit verbod is niet verstrekt, en niet aan te nemen.
Het gebruik van ,,happy lights” als handelsnaam door gedaagden is niet gebleken. Er is onvoldoende grond om te vrezen dat dit gebruik in de toekomst zal plaatsvinden. Ook in dit opzicht dient de vordering te worden afgewezen.
Een algemeen verbod voor het gebruik als adword is ook niet op zijn plaats. Internetreclame voor het speelgoedhelicoptertje met behulp van het adword,, happy lights” is rechtmatig. Onrechtmatig is het gebruik van het adword bij reclame, niet zijnde rechtmatige vergelijkende reclame, voor de cotton ball lights.
In dit geval dienen gedaagden in ieder geval ter opheffing van de onrechtmatigheid en ter compensatie van aangebrachte schade de volgende maatregelen te treffen:
- verwijdering van elke vorm van reclame voor cotton ball lights van de site;
- verwijdering van alle bolvormen op de site, met name in de balk boven de afbeelding van de helicopter.
Toewijsbaar zijn verder de algemene verboden van de huidige site of soortgelijke onrechtmatige inrichting ervan, zoals in het dictum verwoord.

3.11. Vordering 2: gebod om met onmiddellijke ingang iedere verwijzing naar VT Wonen van www.happylights.nl en www.cottonballlights.com te verwijderen en verwijderd te houden.
Deze vordering is gebaseerd op onrechtmatige daad, oneerlijke mededinging. Zij is niet nader onderbouwd. Beoordeeld dient te worden of een enkele verwijzing naar VT Wonen, in een overigens in alle opzichten rechtmatige invulling van de site, onrechtmatig is. Dit is niet aannemelijk. In dat geval vestigen gedaagden immers de aandacht van het publiek dat zij rechtmatig bereikten, op het concurrerend product van Melan. Daar heeft Melan uitsluitend profijt van. Gedaagden mogen op die wijze, rechtmatig, verwijzen naar een trend in woningverlichting.
Deze vordering behoort daarom te worden afgewezen.

3.12. Vordering 3: veroordeling tot het plaatsen van een rectificatie op de homepage van www.cottonballlights.com.
Het spoedeisend belang van Melan bij deze rectificatie is onvoldoende aannemelijk. Haar belang lijkt méér gediend bij opheffing van de onrechtmatigheden die kleven aan inhoud en adword.
Ook deze vordering zal worden afgewezen.

3.13. Het sub 5. en 6. gevorderde zal worden afgewezen nu het merk Happy Lights en de domeinnaam happylights.nl wel door Team LC Concept BV c.s. mag worden gebruikt voor zover dit gebruik betrekking heeft op de helicopter.

Lees de uitspraak hier(link) en hier(pdf).

Regeling: BVIE art. 2.20 lid 1 sub a en sub c