Afwijzing beroep tegen eerdere beslissing Board of Appeal EUIPO

HvJ EU 15 november 2023, IEF 21779, IT 4426, IEFbe 3699; T-677/22 (Portal Golf tegen Augusta National) In de voorgaande zaak was verzoeker het niet eens met de manier waarop de afdeling de reputatie van het oudere merk ‘Masters’ binnen de EU analyseerde. De verzoeker stelde onder andere dat het gebruik niet binnen de EU plaatsvond, omdat het toernooi werd uitgezonden in het VK, terwijl het VK geen deel meer uitmaakt van de EU. De afdeling oordeelde dat alhoewel de ‘thuisbasis’ van het ‘Masters’-toernooi zich in de VS bevindt, het oudere merk een grensoverschrijdende reputatie heeft die zich ook uitstrekt over de EU. Voorts werd door de kamer vastgesteld dat het merk in dit geval ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen van het oudere merk. De kamer stelde hierbij dat hoe groter de reputatie van het oudere merk is, hoe meer belangstelling het publiek zal hebben voor het merk dat wordt geassocieerd met die reputatie. De kamer kwam daarom tot het oordeel dat de oppositie succesvol is op grond van artikel 8 lid 5 van de verordening en op grond van het oudere merk ‘Masters’. In deze zaak vordert Portal Golf Gestión op grond van artikel 263 VWEU nietigverklaring van de beslissing van de EUIPO van 30 augustus 2022 [zie IEF 20952]. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de gronden 'reputation of the earlier mark' en 'the lack of an unfair advantage'.

Met betrekking tot de reputatie van het oudere merk stelt verzoeker in de eerste plaats dat het voor Europees publiek onmogelijk is om verbinding te maken met Amazon UK, aangezien de website de gebruiker automatisch doorverwijst naar de website van zijn of haar land. Hierdoor zouden de bijlagen 4C en 4F moeten worden genegeerd. Volgens het Hof zijn de genoemde bijlagen in de bijlagen 4C de screenshots van de website ‘amazon.de’ en kunnen om die reden niet buiten beschouwing worden gelaten. Hierdoor loopt het argument van verzoekster stuk. Voorts oordeelt de kamer van beroep dat de verzoekster de bekendheid van het oudere merk niet hoofdzakelijk heeft vastgesteld op basis van de bewijsstukken die door het VK en de VS zijn aangevoerd. De verzoekster had de bekendheid van het oudere merk hoofdzakelijk vastgesteld op basis van door interveniërende bewijsstukken met betrekking tot Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Nederland. Voorts stelt verzoekster dat de informatie over het aantal kijkers in Duitsland en Italië had moeten worden ondersteund door officiële bronnen voor kijkcijfers en niet door e-mails van leveranciers. De informatie uit deze e-mails wordt door verzoekster niet betwist. Tevens bevatten de aangehaalde verordeningen geen bepalingen over het soort bewijsmateriaal dat nodig is om de bekendheid van een merk te bewijzen. Hierdoor oordeelt de kamer dat argumenten van verzoekster op grond van het bovenstaande ongegrond moeten worden verklaard.

Met betrekking tot het ontbreken van een oneerlijk voordeel stelt verzoekster ten eerste dat de kamer zichzelf heeft tegengesproken bij de beoordeling van het relevante publiek. Verzoekster heeft tegenstrijdigheid aangevoerd met betrekking tot de beoordeling van het relevante publiek. In het arrest werd in overweging genomen dat het hoogst onwaarschijnlijk was dat het publiek waarnaar het aangevraagde merk verwijst, niet op de hoogte was van het oudere merk, gelet op de reputatie ervan op het gebied van de diensten van ‘entertainment in de aard van golftoernooien'. Derhalve werd geconcludeerd dat de kamer van beroep terecht had geoordeeld dat het relevante publiek in de omstandigheden van de onderhavige zaak waarschijnlijk een verband tussen de merken zou leggen. Voorts heeft de kamer juist beoordeeld dat relevante publiek bestond uit golfspelers en golfliefhebbers. Daarbij verklaard het Hof dat de bekendheid van het oudere merk zich ook uitstrekte tot het publiek dat professioneel betrokken zijn bij golf, zoals personen die betrokken zijn bij het beheer van golfbanen, en dat er sprake was van overlap tussen de merken bij het relevante publiek. De kamer heeft dus geen beoordelingsfout gemaakt. Verzoekster stelt verder onder andere dat zij, door onbedoeld commercieel en economisch gebruik van de termen ‘master golfi’, door middel van met name het Spaanse nationale merk BB MASTER GOLF, heeft aangetoond dat er geen daadwerkelijke of potentieel risico was om te profiteren van de bekendheid of het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Volgens het Hof kan verzoekster geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de bekendheid van het oudere merk, omdat het merk ruim twintig jaar naast het Spaanse nationale merk BB MASTER GOLF heeft bestaan. Voorts heeft verzoekster voor de kamer geen geldige reden aangevoerd waarop zij het gebruik van het aangevraagde merk kon baseren, hoewel zij dit wel moest doen. Gelet op het voorgaande moet het beroep in zijn geheel worden afgewezen.

49. In that regard, first, it should be noted that, in Annexes 4C, Annexes 4C13, 4C16 and 4C20 are the screenshots of the ‘amazon.de’ website, with the result that they cannot, in any event, be disregarded. Secondly, it was noted in paragraph 34 above that the reputation of the earlier mark was essentially established on the basis of items of evidence adduced by the intervener relating to Germany, Spain, France, Italy and the Netherlands. It follows that the applicant’s argument must, in any event, be rejected as unfounded.

50. Secondly, the applicant submits that the information concerning the numbers of viewers in Germany and in Italy, included in the statement of the Senior Director of Business Affairs of the intervener, should have been supported by official viewing rating sources and not by emails of suppliers of the intervener.

51. In that regard, suffice it to note that neither Regulation 2017/1001, nor Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018, supplementing Regulation (EU) 2017/1001 and repealing Delegated Regulation (EU) 2017/1430 (OJ 2018 L 104, p. 1), does not contain a provision relating to the type of evidence that is required to prove the reputation of a mark. In addition, the information contained in those emails are not disputed by the applicant. It follows that the applicant’s arguments must be rejected as unfounded.

130. In paragraph 62 of the contested decision, the Board of Appeal found, in essence, that, given the reputation of the earlier mark, it was very likely that the image and characteristics projected by the mark are transferred to the mark applied for and give rise to an interest for the goods and services covered by that mark. The mark applied for will enjoy, therefore, according to the Board of Appeal, an unfair ‘boost’, by reason of its link with the earlier mark in the mind of the relevant consumers. That attention would not be due to the efforts of the applicant but rather to the attractiveness of the earlier mark and the marketing efforts of the intervener promoting its mark over many years.

132. Secondly, it must be recalled that, although the signs at issue only had overall a weak degree of similarity, that similarity arose, however, from the presence in the mark applied for of the common word element ‘master’, which, excluding the final letter ‘s’, corresponded to the earlier mark in its entirety.

133. Thirdly, it was noted in paragraph 27 above that the contradiction claimed by the applicant regarding the assessment of the relevant public was based on an incomplete reading of the contested decision. Although it is true that the Board of Appeal stated in paragraph 62 of the contested decision that the relevant public consisted in golf players and golf enthusiasts, by contrast it stated in paragraph 63 that the reputation of the earlier mark extended also to the public who were involved in golf professionally, such as persons involved in golf courses management, and that there was an overlap between the marks in the relevant public.

135. Therefore, the fact that the applicant cannot take unfair advantage of the reputation of the earlier mark, since it coexisted for more than 20 years with the Spanish national mark BB MASTER GOLF, is ineffective, since it is common ground that that mark was not used since 26 May 2010, the date of its revocation, that is to say, before the registration of the earlier mark, and that, in any event, that coexistence only related to Spain, and not the European Union as a whole, the territory in which the earlier mark was protected (see, to that effect, judgment of 10 March 2021, KERRYMAID, T-693/19 P, not published, EU:C:2021:124, paragraph 160 and the case-law cited).