Uit de oude doos: overdracht licentie bij akte

Hoger beroep van kort geding over software gekocht uit boedel. Hof Den Haag 20 november 2003. Met dank aan Theo Bosboom, Dirkzwager advocaten.

Kopen diskettes in faillissement is nog geen overdracht van de licenties op die software. Overdracht licenties bij akte.

"13. In casu is aan Fokker een aantal malen, steeds tegen een eenmalig te betalen prijs, een (niet-exclusieve) gebruikslicentie voor onbepaalde tijd verleend met betrekking tot de onderhavige programmatuur. Dit is niet betwist en blijkt bovendien uit de desbetreffende offertes en facturen (productie 12 van VSF in eerste aanleg). De onderhavige software is vastgelegd op stoffelijke dragers (diskettes). Gelet op het bovenstaande moet ervan worden uitgegaan dat slechts de dragers in eigendom zijn overgedragen aan Fokker, terwijl met betrekking tot de programmatuur een licentie is gegeven.
Het hof is voorshands van oordeel dat de levering van de onderhavige licenties (het recht om de overeengekomen handelingen te verrichten) dient te geschieden door een daartoe bestemde akte.
Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep heeft VSF gesteld dat geen sprake is van rechtsgeldige overdracht omdat de vereiste akte ontbreekt. Nu 1ST op deze stelling niet heeft gereageerd en ook geen stuk heeft overgelegd dat als een zodanige akte kan worden aangemerkt (dat ten minste de verklaring van de overdragende partij inhoudt dat hij levert), gaat het hof er voorshands van uit dat de vereiste akte ontbreekt en de licenties niet zijn overgedragen. In dit verband merkt het hof op dat de raadsman van VSF tijdens het pleidooi in hoger beroep desgevraagd heeft medegedeeld dat de curatoren van Fokker, ondanks een daartoe strekkend verzoek van 1ST, niet bereid waren om (schriftelijk) te verklaren dat zij ook de software hadden verkocht en geleverd, waarbij curatoren zouden hebben medegedeeld nooit van het bestaan van (de licenties op) de Active-software op de hoogte te zijn geweest.
Het hof merkt nog op dat als de licentie als een beperkt recht in de zin van artikel 3:8 BW zou moeten worden aangemerkt, op grond van artikel 3:98 BW juncto artikel 2 Auteurswet voor overdracht eveneens een akte vereist is."

Bovendien behoudt auteursrechthebbende ook bij uitputting recht zich te verzetten tegen verhuur van de software:

"14. 1ST heeft zich beroepen op uitputting van het auteursrecht. Uitputting van het auteursrecht brengt, voorzover hier van belang, mee dat de auteursrecht¬hebbende zich niet kan verzetten tegen het verder doorleveren van een exemplaar van zijn programmatuur nadat dat met zijn toestemming is verkocht. De uitputtingsregel voor software is neergelegd in artikel 4c van Richtlijn 9112501EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (Pb. L122/42) – hierna: de Softwarerichtlijn -. Deze bepaling luidt : (...) De eerste verkoop in de Gemeenschap van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van die kopie in de Gemeenschap, met uitzondering van het recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren van het programma of een kopie daarvan.."
Het hof gaat er veronderstellenderwijs van uit dat het met toestemming van de auteursrechthebbende verlenen van een onopzegbare licentie voor onbepaalde tijd voor op een stoffelijke drager vastgelegde programmatuur tegen betaling van een eenmalige prijs in het algemeen aangemerkt kan worden als "verkoop van een kopie van een programma" als in de Softwarerichtlijn bedoeld en de auteursrechthebbende zich niet kan verzetten tegen het doorleveren van dit exemplaar van zijn programmatuur. Het hof laat in het midden of de overdrachtsbeperkende bepalingen in de (al dan niet) tussen ETC en Fokker geldende "END USER SOFTWARE LICENCE AGREEMENT AND LIMITED WARRENTY" (productie 13 van VSF in eerste aanleg) daaraan in dit geval in de weg staan (welke vraag wellicht deels naar vreemd recht moet worden beantwoord), nu uitputting in casu niet meebrengt dat het 1ST vrijstond de software te verhuren. In artikel 45 h Auteurswet is bepaald dat verhuren zonder toestemming van de rechthebbende (ook na uitputting) verboden blijft. In punt 60 van de memorie van grieven erkent 1ST dat de verhuur van de CBT's, aangenomen dat de software niet als embedded kan worden beschouwd, wellicht aan toestemming van VSF onderworpen zou kunnen zijn. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft Van Spijker desgevraagd medegedeeld dat deze toestemming nooit is gevraagd. Dit brengt mee dat geoordeeld moet worden dat 1ST door het verhuren (in ieder geval) Inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van VSF."

Lees het volledige arrest hier.