Geen typisch geval van domeinnaamkaping
Met gelijktijdige dank aan Gijsbert Brunt, Wenckebach Bax Brunt Advocaten.
Domeinnaamrecht. Merkenrecht. Uitgebreid oordeel.
Vliegtickets.nl en vliegticket.nl bestaan al jaren naast elkaar. Vliegtickets.nl vordert nu op basis van haar merkenrecht overdracht van de domeinnaam vliegticket.nl. Vliegtickets.nl is aanbieder van reis- en vakantieaanbiedingen en tevens merknaamhouder sinds 2005. In 1999 heeft Elsink de domeinnaam vliegticket.nl geregistreerd. De domeinnaam is in 2009 overgedragen aan gedaagde, waarna een korte tijd is doorgelinkt naar de domeinnaam biedengeniet.nl. Daarop worden, anders dan de domeinnaam doet vermoeden, geen vliegtuigtickets aangeboden, maar wel andere vakantiegerelateerde producten. De overige tijd staat een "site in aanbouw"-mededeling. De arbiter vindt niet dat vliegticket.nl laakbaar handelt en de gevorderde overdracht wordt afgewezen.
Op grond van artikel 2.1 van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen dient een eiser in een domeinnaamgeschil te stellen en te bewijzen dat:
a) de domeinnaam van verweerder identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:
I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en
c) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.
Er is, naar het oordeel van de arbiter, sprake van verwarringwekkende overeenstemming tussen het merk en handelsnaam vliegtickets.nl en de domeinnaam vliegticket.nl. In ondedeel B gaat de arbiter vervolgens na of gedaagde een recht of legitiem belang heeft om de domeinnaam te voeren. De arbiter concludeert dat gedaagde inderdaad een recht c.q. legitiem belang heeft om de domeinnaam vliegticket.nl te gebruiken. Er wordt geen overdracht bevolen.
De arbiter overweegt onder meer:
''B. Recht of legitiem belang
[...] Uitgangspunt is dat de Domeinnaam bestaat uit de beschrijvende aanduiding “vliegticket”. Het daaraan koppelen van een internetportal met links naar (onder meer) websites waarop vliegtickets worden verkocht kan een bona fide gebruik van de Domeinnaam opleveren (onder meer Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo, WIPO Case No. D2008-0666, <terroni.com>). Als echter blijkt dat de links hoofdzakelijk zijn gekozen om in het kielzog te kunnen varen van de Merken of de Handelsnaam, dan is sprake van domeinnaamkaping en is er geen legitiem belang (zie onder meer mVisible Technologies, Inc. v. Navigation Catalyst Systems, Inc., WIPO Case No. D2007-1141 en Champagne Lanson v. Development Services/MailPlanet.com Inc., WIPO Case No. D2006-0006). Om te kunnen vaststellen welke situatie zich voordoet zijn naar het oordeel van de Geschillenbeslechter de volgende factoren van belang:
(a) de reputatie en bekendheid van het Merk;
(b) of Verweerder andere domeinnamen met beschrijvende aanduidingen heeft geregistreerd;
(c) of de Domeinnaam wordt gebruikt voor een doel dat verband houdt met de betekenis van de beschrijvende aanduiding; en zo niet,
(d) of er aanwijzingen zijn dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken.[...]
Ad (d) Zijn er aanwijzingen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken?
De Geschillenbeslechter stelt voorop dat het onderhavige geschil geen typisch geval van domeinnaamkaping is, omdat de Domeinnaam en de domeinnaam <vliegtickets.nl> van Eiser al meer dan 12 jaar naast elkaar bestaan en er over en weer veel contact is geweest en ook enige vorm van samenwerking. Weliswaar kan ook in een dergelijk geval van jarenlange coëxistentie een situatie ontstaan die het mogelijk maakt een eis in te dienen en daarop de criteria van de Regeling toe te passen, maar dan moet er sprake zijn van (nieuwe) feiten die er op wijzen dat (alsnog) sprake is van misbruik van de domeinnaam op een wijze die gelijk te stellen valt met domeinnaamkaping. Dat vereist dat de eiser met de eis overtuigend bewijs van de relevante feiten overlegt, nu immers op hem de bewijslast rust. Voldoet het overgelegde bewijs niet, dan sluit dat uiteraard niet uit dat de eiser alsnog bij de civiele rechter zijn gelijk haalt. Artikel 20.1 en 21 van de Regeling houden uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat de eiser het geschil (ook) aan de gewone rechter voorlegt.In dit geval heeft Eiser gesteld dat Verweerder de Domeinnaam (naar de Geschillenbeslechter begrijpt: in 2011) gebruikt om consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> te lokken en daarmee commercieel voordeel te halen. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is het enkele feit dat Verweerder gedurende een zekere periode in 2011 (vijf à zes maanden) de Domeinnaam heeft doorgelinkt naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> in dit geval onvoldoende om te concluderen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Eiser heeft geen aanvullend bewijs overgelegd waaruit de gestelde intentie of het effect van het handelen van Verweerder blijkt.''
